Nichtigkeitsverfahren im Markenrecht
beim DPMA und EUIPO

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Neben dem Antrag auf Erklärung des Verfalls einer Marke kann die Eintragung einer Marke auch auf Antrag wegen absoluter Schutzhindernisse oder wegen bestehender älterer Rechte für nichtig erklärt und gelöscht werden.

Das Nichtigkeitsverfahren stellt wie das Verfallsverfahren ein Fall des Löschungsverfahrens im Markenrecht dar.

Wenn Sie eine Marke für nichtig erklären möchten, müssen Sie entweder einen Nichtigkeitsantrag beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) stellen oder eine Klage vor einem ordentlichen Gericht einreichen.

Im Falle einer Unionsmarke muss der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) gestellt werden.

Nichtigkeitsantrag beim DPMA

Ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit einer Marke kann beim DPMA wegen absoluter Schutzhindernisse oder wegen bestehender älterer Rechte gestellt werden.

Ist ein solcher Antrag erfolgreich, wird die Eintragung der Marke für nichtig erklärt und gelöscht.

Nichtigkeit einer Marke wegen absoluter Schutzhindernisse vor dem DPMA, §§ 53, 50 MarkenG

Der Nichtigkeitsantrag wegen absoluter Schutzhindernisse ist in den § 53 und § 50 Markengesetz (MarkenG) geregelt.

Wie läuft das Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse ab?

Der Ablauf des Nichtigkeitsverfahrens aufgrund absoluter Schutzhindernisse ähnelt dem Ablauf des Verfallsverfahrens, welches sich nach §§ 53, 49 MarkenG richtet.

Zunächst muss ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse schriftlich beim DPMA eingereicht werden, wobei die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben sind.

Dieser Antrag kann gemäß § 53 MarkenG von jeder natürlichen oder juristischen Person gestellt werden sowie von jedem Interessensverband von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmern, Händlern oder Verbrauchern, der am Verfahren beteiligt sein kann.

Nach Einreichung des Antrags muss der Antragssteller innerhalb von drei Monaten eine Verfahrensgebühr von 400 EUR entrichten.

Dem Inhaber der angegriffenen Marke wird dann eine Mitteilung über den Antrag zugestellt.

Nach Zustellung des Antrags hat der Markeninhaber zwei Monate Zeit, um gegen die Erklärung der Nichtigkeit und Löschung Widerspruch einzulegen.

Legt der Inhaber der angegriffenen Marke fristgerecht Widerspruch ein, so benachrichtigt das DPMA den Anmelder über den Widerspruch.

Erfolgt kein fristgerechter Widerspruch seitens des Markeninhabers, gibt das DPMA dem Antrag statt und die Marke wird für nichtig erklärt und die Eintragung gelöscht.

Ist der Antrag erfolgreich, wirkt die Nichtigkeit ex tunc, das heißt, die Marke gilt von Anfang an als nichtig.

Wann ist eine Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse gegeben?

Der Nichtigkeitsantrag wegen absoluter Schutzhindernisse ist in § 50 Markengesetz (MarkenG) geregelt.

Danach wird die Markeneintragung auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 MarkenG eingetragen worden ist, das heißt, wenn die Zeichen nicht als Marke schutzfähig sind, weil sie  nicht geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eins Unternehmens von denjenigen anderen Unternehmen zu unterscheiden, die Voraussetzungen einer Markeninhaberschaft fehlten, es an der Darstellbarkeit für die Zwecke des Registerverfahrens mangelt oder absolute Schutzhindernisse zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke vorlagen und diese Schutzhindernisse zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Nichtigkeit noch fortbestehen.

Gegenstand der Prüfung ist dabei die Marke in ihrer eingetragenen Form.

Handelt es sich bei der angegriffenen Marke um eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke finden sich weitere Nichtigkeitsgründe in den §§ 106, 103 MarkenG und §§ 106h, 106e MarkenG.

Es ist zu beachten, dass die absoluten Eintragungshindernisse zum Zeitpunkt der Anmeldung und zum Zeitpunkt der Entscheidung übereinstimmen müssen.

Liegen zwei unterschiedliche Eintragungshindernisse vor, erfolgt keine Löschung.

Lediglich bei einem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit aufgrund einer bösgläubigen Markenanmeldung ist der Zeitpunkt der Anmeldung entscheidend.

Nach der Rechtsprechung handelt derjenige bösgläubig, der eine Marke nicht mit der Absicht anmeldet, sie für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu benutzen, sondern in der Absicht, entweder die Interessen Dritter in einer Weise zu verletzen, die den anständigen kaufmännischen Gepflogenheiten widerspricht, oder ein ausschließliches Recht zu anderen Zwecken zu erlangen, als denen, die der Funktion einer Marke entsprechen.

Ob jemand bösgläubig handelt, ist dabei anhand objektiver Umstände zu beurteilen.

Darüber hinaus kann die Eintragung einer Marke auch von Amts wegen für nichtig erklärt und gelöscht werden, so dass es keinen Antrag bedarf.

Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 14 MarkenG eingetragen wurde, das heißt beispielsweise zur Täuschung des Publikums geeignet ist, gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstößt oder bösgläubig angemeldet worden ist.

Nichtigkeit einer Marke aufgrund bestehender älterer Rechte vor dem DPMA, § 51 MarkenG

Der Nichtigkeitsantrag wegen bestehender älterer Rechte ist in den § 53 und § 51 Markengesetz (MarkenG) geregelt.

Wie läuft das Nichtigkeitsverfahren aufgrund bestehender älterer Rechte ab?

Ebenso wie der Antrag auf Erklärung des Verfalls und der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse ist auch der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens älterer Rechte nach § 53 MarkenG schriftlich unter Angabe der den Antrag begründenden Tatsachen und Beweismittel beim DPMA zu stellen.

Die Besonderheit des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit wegen älterer Rechte besteht darin, dass der Antrag nicht von jeder natürlichen oder juristischen Person gestellt werden kann, sondern nur vom Inhaber der in den §§ 9 bis 13 MarkenG genannten Rechte und von Personen, die berechtigt sind, Rechte aus einer geschützten geografischen Angabe oder einer geschützten Ursprungsbezeichnung geltend zu machen.

Der weitere Verlauf des Verfahrens entspricht dem des Nichtigkeitsverfahrens wegen absoluter Schutzhindernisse und dem des Verfallsverfahrens.

Nach der Antragstellung sendet das DPMA eine Mitteilung an den Inhaber der eingetragenen Marke, der dann zwei Monate Zeit hat, gegen den Antrag Widerspruch einzulegen.

Legt er nicht fristgerecht Widerspruch gegen die Löschung wegen Nichtigkeit ein, wird die Nichtigkeit festgestellt und die Eintragung gelöscht.

Legt der Inhaber der eingetragenen Marke jedoch fristgerecht Widerspruch ein, so unterrichtet das DPMA den Anmelder über den Widerspruch.

Hat der Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen älterer Rechte gestellt, so hat er auf Einreden des Antragsgegners auch nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Stellung des Antrags nach § 26 MarkenG benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch gegen die Marke möglich war.

Wurde ein Widerspruch erhoben, so werden die fünf Jahre von dem Tag an gerechnet, an dem die Entscheidung über die Beendigung des Widerspruchsverfahrens rechtskräftig geworden ist oder der Widerspruch zurückgenommen worden ist.

Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach Einreichung des Antrags, so hat der Antragsteller auf Einreden des Antraggegners nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung nach § 26 MarkenG benutzt worden ist.

War die ältere Marke am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke bereits seit mindestens fünf Jahren eingetragen, so hat der Antragsteller auf Einrede des Antragsgegners ferner nachzuweisen, dass die Eintragung der älteren Marke zu diesem Zeitpunkt nicht nach § 49 MarkenG hätte für verfallen erklärt werden können.

Bei der Entscheidung sind nur die Waren oder Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die eine Benutzung nachgewiesen wurde

Wann kann eine Marke nach § 51 MarkenG für Nichtig erklärt werden?

Gemäß § 51 MarkenG kann die Eintragung einer Marke auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn ihr ein Recht im Sinne der § 9 – § 13 MarkenG mit älterem Zeitrang entgegensteht.

§9 – § 13 MarkenG stellen relative Schutzhindernisse dar.

Das Bestehen solcher Schutzhindernisse wird im Gegensatz zu den absoluten Schutzhindernissen im Eintragungsverfahren nicht von Amts wegen geprüft, was dazu führt, dass die Marke trotz des Vorliegens eines solchen relativen Schutzhindernisses zunächst eingetragen wird.

Das Vorliegen von relativen Schutzhindernissen kann jedoch zur Löschung der Eintragung der jüngeren Marke führen.

Voraussetzung ist folglich das Bestehen eines Rechts im Sinne der §§ 9 – 13 MarkenG mit älterem Zeitrang.

Der Antrag kann auch auf mehrere ältere Rechte desselben Inhabers gestützt werden.

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Welche relativen Nichtigkeitsgründe gibt es?

Der erste relative Nichtigkeitsgrund findet sich in § 9 MarkenG.

Danach kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn eine Kollision mit einer prioritätsälteren Marke besteht, denn die prioritätsältere Marke bildet einen relativen Nichtigkeitsgrund für die eingetragene Marke.

Nach § 9 MarkenG genießt die angemeldete oder eingetragene Marke mit älterem Zeitrang Identitätsschutz, Verwechslungsschutz und Bekanntheitsschutz.

Folglich liegt ein relativer Nichtigkeitsgrund vor, wenn die Eintragung der Marke mit der älteren Marke identisch ist oder die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die ältere Marke angemeldet oder eingetragen worden ist, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer älteren Marke und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslung besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marke gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, oder wenn die eingetragene Marke mit einer älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist, falls es sich bei der älteren Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Wese ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

Ein weitere relativer Nichtigkeitsgrund ist das Bestehen einer notorisch bekannten Marke mit älteren Zeitrang nach § 10 MarkenG.

Danach ist die Eintragung einer jüngeren Marke zu löschen, wenn sie mit einer im Inland notorisch bekannten älteren Marke identisch oder dieser ähnlich ist und die weiteren Voraussetzungen des § 9 MarkenG gegeben sind.

Des Weiteren findet sich ein relativer Nichtigkeitsgrund in § 11 MarkenG für rechtswidrige Agentenmarken.

Danach kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn die Marke ohne die Zustimmung des Markeninhabers für dessen Agenten oder Vertreter eingetragen worden ist, es sei denn, es liegt ein Rechtfertigungsgrund für die Handlungsweise des Agenten oder des Vertreters vor.

Darüber hinaus regelt § 12 MarkenG den relativen Nichtigkeitsgrund des Bestehens einer prioritätsälteren Marke mit Verkehrsgeltung oder einer prioritätsälteren geschäftlichen Bezeichnung.

Danach kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer Marke im Sinne des § 4 Nr.2 MarkenG oder an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 MarkenG erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen.

Ein relativer Nichtigkeitsgrund findet sich schließlich auch in § 13 MarkenG.

Nach dieser Vorschrift stellt das Bestehen eines sonstigen prioritätsälteren Rechts einen relativen Nichtigkeitsgrund nach § 51 MarkenG dar.

Demnach kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag ein sonstiges, nicht in den § 9 – § 12 MarkenG aufgeführtes Recht erworben hat und dieses ihn berechtigt, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen.

Zu den sonstigen Rechten gehören insbesondere Namensrechte, das Recht an der eigenen Abbildung, Urheberrechte, Sortenbezeichnungen, geographische Herkunftsangaben und sonstige gewerbliche Schutzrechte.

Wann ist es nicht möglich, die Löschung der prioritätsjüngeren Marke zu beantragen?

In § 51 MarkenG sind Fälle aufgeführt, in denen trotz der Eintragung einer Marke mit älterem Zeitrang die Eintragung einer prioritätsjüngeren Marke nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden kann.

Zum einen kann die Eintragung nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, soweit der Inhaber der älteren Marke die Benutzung der jüngeren Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, fünf Jahre lang in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, die Anmeldung der jüngeren Marke wurde bösgläubig vorgenommen.

Die Eintragung einer Marke kann auch dann nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn der Inhaber eines der in den §§ 9 – 13 MarkenG genannten Rechte mit älterem Zeitrang der Eintragung der Marke vor der Stellung des Antrags auf Nichtigerklärung zugestimmt hat.

Ferner kann die Eintragung nicht wegen Nichtigkeit gelöscht werden, wenn die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung zu dem für den Zeitrang der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang maßgeblichen Zeitpunkt noch kein bekanntes Kennzeichen im Rechtssinne war.

Schließlich ist die Erklärung der Nichtigkeit ausgeschlossen, wenn die Eintragung der älteren Marke am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke nach § 49 MarkenG hätte für verfallen erklärt und gelöscht oder nach § 50 MarkenG für nichtig erklärt und gelöscht werden können.

Klage vor den ordentlichen Gerichten

Im Gegensatz zum Nichtigkeitsverfahren aufgrund absoluter Schutzhindernisse kann das Nichtigkeitsverfahren wegen Bestehens älterer Rechte auch vor den ordentlichen Gerichten angestrebt werden.

Die Klage ist jedoch unzulässig, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien bereits entschieden wurde oder ein Antrag beim DPMA gestellt wurde.

Nach § 55 MarkenG sind die Inhaber der in den §§ 9 – 13 aufgeführten Rechte berechtigt, wegen des Bestehens von Rechten mit älterem Zeitrang eine Klage auf Erklärung der Nichtigkeit zu erheben.

Der Kläger hat auf Einreden des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war.

Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach Erhebung der Klage, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung gemäß § 26 benutzt worden ist.

War die Marke mit älterem Zeitrang am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke bereits seit mindestens fünf Jahren eingetragen, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten ferner nachzuweisen, dass die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang an diesem Tag nicht nach § 49 Abs.1 MarkenG hätte für verfallen erklärt und gelöscht werden können.

Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.

Das Gericht teilt dem DPMA den Tag der Erhebung der Klage mit und das DPMA vermerkt den Tag der Erhebung der Klage im Register.

Ergeht ein rechtskräftiges Urteil, wird dieses dem DPMA übermittelt.

Daraufhin trägt das DPMA das Ergebnis des Verfahrens mit dem Datum der Rechtskraft in das Register ein.

Unionsmarke – Nichtigkeitsantrag vor dem EUIPO

Handelt es sich bei der angegriffenen Marke um eine Unionsmarke, findet das Nichtigkeitsverfahren nicht vor dem DPMA, sondern vor dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) statt.

Welche Nichtigkeitsgründe gibt es?

Im Nichtigkeitsverfahren vor dem EUIPO gibt es, wie auch im Verfahren vor dem DPMA, zwei Arten von Nichtigkeitsgründen, die dazu führen können, dass eine Unionsmarke für nichtig erklärt wird, nämlich die absoluten und die relativen Nichtigkeitsgründe.

Die absoluten Nichtigkeitsgründe finden sich in Art. 59 der Unionsmarkenverordnung (UMV).

Nach Art. 59 UMV wird die Unionsmarke im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt, wenn sie entgegen den Vorschriften des Art. 7 UMV eingetragen worden ist oder wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bösgläubig war.

Art. 7 UMV regelt dabei die absoluten Eintragungshindernisse. Danach sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie beispielsweise keine Unterscheidungskraft haben oder geeignet sind, das Publikum zu täuschen.

Absolute Nichtigkeitsgründe sind somit Eintragungshindernisse, die im Eintragungsverfahren von Amts wegen geprüft werden. Liegt ein solcher absoluter Nichtigkeitsgrund vor, wird die Marke nicht eingetragen. Wird die Marke trotz Vorliegens eines solchen Eintragungshindernis eingetragen, kann eine Unionsmarke aus absoluten Gründen für nichtig erklärt werden.

Die relativen Nichtigkeitsgründe sind in Art. 60 UMV geregelt.

Diese werden nicht von Amts wegen geprüft, was dazu führt, dass trotz des Vorliegens relativer Nichtigkeitsgründe die Marke zunächst eingetragen wird, später aber wegen des Vorliegens gelöscht werden kann.

Relative Nichtigkeitsgründe sind ältere Rechte, die nach dem „Prioritätsprinzip“ Vorrang vor der EU-Marke haben.

Wie läuft das Nichtigkeitsverfahren vor dem EUIPO ab?

Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der Unionsmarke ist schriftlich beim Amt einzureichen und muss die Gründe enthalten, auf die er gestützt wird. Er gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr von 630 € entrichtet worden ist.

Gemäß Art. 63 UMV kann der Nichtigkeitsantrag wegen absoluter Nichtigkeitsgründe von jeder natürlichen oder juristischen Person sowie von jeder Vereinigung von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungserbringern, Händlern oder Verbrauchern gestellt werden, die nach dem für sie geltenden Recht prozessfähig ist.

Dagegen kann der Nichtigkeitsantrag wegen relativer Nichtigkeitsgründe nur von den in Art. 46 UMV oder von den Inhabern älterer Rechte gemäß Art. 60 UMV genannten Personen sowie von den Personen gestellt werden, die nach den Unionsvorschriften oder dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats zur Geltendmachung dieser Rechte berechtigt sind.

Gibt das EUIPO dem Nichtigkeitsantrag statt, so wird die Eintragung der Marke rückwirkend aus dem Register der Unionsmarken gelöscht.

Fazit zum Nichtigkeitsverfahren

Das Nichtigkeitsverfahren ist ein Fall des Löschungsverfahrens.

Ist es erfolgreich, wird die Eintragung der angegriffenen Marke aus dem Register gelöscht.

Es gibt zwei Arten von Nichtigkeitsgründen, aus denen eine Marke für nichtig erklärt und gelöscht werden kann, nämlich die absoluten und die relativen Nichtigkeitsgründe.

Nichtigkeitsverfahren, die auf absoluten Nichtigkeitsgründen beruhen, können vor dem DPMA oder, wenn es sich bei der angegriffenen Marke um eine EU-Marke handelt, vor dem EUIPO eingeleitet werden.

Nichtigkeitsverfahren, die auf relative Nichtigkeitsgründe gestützt sind, können dagegen auch vor den ordentlichen Gerichten geführt werden.

Erst seit dem 01.05.2020 ist es möglich, dass dieses Verfahren auch vor dem DPMA geltend gemacht werden kann.

Mit dieser Einführung wurden die Rechte der Markeninhaberinnen und -inhaber gestärkt, da das Verfahren vor dem DPMA kostengünstiger und effizienter ist.