Verfallsverfahren im Markenrecht
beim DPMA und EUIPO

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Unter dem Verfall einer eingetragenen Marke versteht man den Eintritt bestimmter Löschungsgründe nach Eintragung der Marke in das Register, deren Geltendmachung zur Löschung der Eintragung führen kann.

Das Verfallsverfahren vor dem DPMA

Bisher musste der Antragsteller seinen Verfallsantrag vor den ordentlichen Gerichten weiterverfolgen, wenn der Inhaber der angegriffenen Marke gegen den Antrag auf Erklärung des Verfalls und der Löschung der Marke Widerspruch einlegte.

Seit dem Inkrafttreten weiterer Novellierungen des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes zum 01. Mai 2020 ist es nun möglich, Verfallsverfahren vollständig vor dem DPMA durchzuführen, ohne sich an die ordentlichen Gerichte wenden zu müssen.

Wie läuft das Verfallsverfahren vor dem DPMA ab?

Um das Verfallsverfahren einzuleiten, ist ein zulässiger Verfallsantrag erforderlich.

Der Antrag auf Erklärung des Verfalls einer Marke ist gemäß § 53 Markengesetz (MarkenG) schriftlich beim DPMA zu stellen.

Dabei sind die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben.

Dieser Antrag kann von jeder natürlichen oder juristischen Person gestellt werden sowie von jedem Interessensverband von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmern, Händlern oder Verbrauchern, der am Verfahren beteiligt sein kann.

Nach Einreichung des Antrags muss der Antragsteller innerhalb von drei Monaten eine Verfahrensgebühr in Höhe von 100 EUR entrichten.

Wird ein Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt, so wird der Inhaber der eingetragenen Marke von dem DPMA hierüber unterrichtet. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat dann zwei Monate ab dem Zeitpunkt der Benachrichtigung Zeit, zu dem Antrag Stellung zu nehmen.

Erfolgt kein fristgerechter Widerspruch gegen die Löschung wegen Verfalls, so gibt das DPMA dem Antrag statt und der Verfall wird erklärt und die Eintragung der Marke gelöscht.

Legt der Markeninhaber jedoch fristgerecht Widerspruch gegen den Verfallsantrag ein, wird dem Antragssteller der Widerspruch vom DPMA zugestellt.

Wünscht der Antragssteller, dass das Verfahren trotz des Widerspruchs fortgesetzt wird, muss er innerhalb eines Monats nach Zustellung des Widerspruchs eine Verfahrensgebühr in Höhe von 300 EUR entrichten.

Entrichtet der Antragsteller die Verfahrensgebühr nicht oder nicht fristgerecht, so gilt das Verfallsverfahren als abgeschlossen und dem Antrag wird nicht stattgegeben.

Hat der Verfallsantrag Erfolg, wird die Markeneintragung für verfallen erklärt und gelöscht.

Die Wirkung der eingetragenen Marke gilt dann von dem Zeitpunkt der Stellung des Antrags als nicht eingetreten.

Welche Verfallsgründe gibt es?

Damit eine Markeneintragung für verfallen erklärt und gelöscht werden kann, muss ein Verfallsgrund vorliegen.

Solche Verfallsgründe finden sich hauptsächlich in § 49 MarkenG. Handelt es sich um eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke finden sich weitere Verfallsgründe in § 105 und § 106g MarkenG.

In § 49 MarkenG finden sich die Verfallsgründe Gattungsbezeichnung, Nichtbenutzung der Marke, Publikumstäuschung und Fehlen der Voraussetzung für die Markeninhaberschaft.

Folglich kann die Eintragung einer Marke auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht werden, wenn die Marken sich zu einer gebräuchlichen Bezeichnung entwickelt hat, sie innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nicht benutzt worden ist, sie infolge ihrer Benutzung geeignet ist, das Publikum zu täuschen oder die Voraussetzungen der Markeninhaberschaft nach § 7 MarkenG nicht mehr vorliegen.

Der Verfallsgrund der Gattungsbezeichnung liegt vor, wenn die Marke von den angesprochenen Verkehrskreisen nur noch als Gattungsbezeichnung für alle Dienstleistungen oder Waren einer bestimmten Art und nicht mehr als produktbestimmender Hinweis auf die betriebliche Herkunft verstanden wird. Dies ist z.B. bei der Marke „Wedges“ der Fall, die zu einer Gattungsbezeichnung für Kartoffelecken geworden ist.

Wird der Verfallsantrag auf den Verfallsgrund der Nichtbenutzung der Marke gestützt, so ist Voraussetzung, dass die Marke innerhalb von 5 Jahren nicht benutzt wurde und dass die Benutzung der Marke auch nach Ablauf der Frist, aber vor Einreichung des Verfallsantrag nicht wieder begonnen oder aufgenommen wurde.

Wird die Benutzung der Marke jedoch nach Ablauf der Frist wieder aufgenommen, so bleibt dies unberücksichtigt, wenn der Grund für die Wiederaufnahme darin liegt, dass der Markeninhaber von dem Verfallsantrag Kenntnis erlangt.

Die Eintragung einer Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke kann ferner nach § 105 und § 106g MarkenG für verfallen erklärt und gelöscht werden, wenn der Inhaber der Marke keine geeigneten Maßnahmen ergreift, um die missbräuchliche Benutzung der Marke in einer den Zwecken des Verbandes oder der Markensatzung zuwiderlaufenden Weise zu verhindern, wenn die Art und Weise der Benutzung der Marke durch die Berechtigten zur Irreführung geeignet ist oder wenn entgegen § 104 Abs. 2 MarkenG und § 106e Abs. 2 MarkenG eine Änderung der Markensatzung in das Register eingetragen worden ist.

Justitia Statue in der Großstadt (Foto: © Alexander Limbach – stock.adobe.com)

Verfallsgründe

• Die Marke wird zu einer gebräuchlichen Bezeichnung
• Nichtbenutzung der Marke während eines Zeitraums von fünf Jahren
• Täuschung des Publikums und Gefahr der Irreführung des Publikums
• Fehlen des Erfordernisses der Markeninhaberschaft
• Unterlassung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung der missbräuchlichen Benutzung der Kollektivmarke und Gewährleistungsmarke
• Eintragung einer Änderung der Kollektivmarkensatzung oder Gewährleistungsmarkensatzung in das Register entgegen § 104 Abs.2 MarkenG und § 106f Abs.2, § 106d MarkenG

Klageweg zu den ordentlichen Gerichten

Nach § 55 des deutschen Markengesetzes kann der Verfall einer Marke auch im Wege einer Klage vor den ordentlichen Gerichten geltend gemacht werden.

Dies ist jedoch nur möglich, wenn es sich bei der angegriffenen Marke weder um eine Kollektiv- noch um eine Gewährleistungsmarke handelt.

Zur Klageerhebung ist jedermann berechtigt. Die Klage ist jedoch nach § 53 MarkenG unzulässig, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien bereits eine Entscheidung ergangen ist oder ein Antrag beim DPMA gestellt wurde.

Wird die Klage bei den ordentlichen Gerichten erhoben, so teilt das Gericht dem DPMA den Tag der Klageerhebung mit und das DPMA vermerkt diesen Tag im Register.

Kommt es zu einem rechtskräftigen Urteil, so übermittelt das Gericht dem DPMA eine Ausfertigung des Urteils, und das DPMA trägt das Ergebnis des Verfahrens mit dem Datum der Rechtskraft in das Register ein.

Unionsmarken – Ablauf des Verfallsverfahren vor dem EUIPO

Wenn es sich bei der angegriffenen Marke um eine Unionsmarke handelt, findet das Verfallsverfahren vor dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) statt.

Der Verfallsantrag kann von jeder natürlichen oder juristischen Person sowie auch von jedem Interessensverband von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmen, Händlern oder Verbrauchern, der nach dem ihn maßgebenden Recht prozessfähig ist, beim Amt gestellt werden. Der Antrag ist schriftlich einzureichen und zu begründen und gilt erst als gestellt, wenn die Löschungsgebühr in Höhe von 630 EUR entrichtet worden ist.

Die Verfallsgründe finden sich in Art. 58 der Unionsmarkenverordnung (UMV).

Danach wird die Unionsmarke auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für verfallen erklärt, wenn eine Nichtbenutzung der Marke für einen Zeitraum von fünf Jahren vorliegt, wenn die Marke zu einer gebräuchlichen Bezeichnung geworden ist oder wenn die Marke geeignet ist, das Publikum irrezuführen.

Sie ähneln damit den in § 49 MarkenG geregelten Verfallsgründen.

Wie im MarkenG finden sich auch in der UMV weitere Verfallsgründe für Unionskollektiv- und Unionsgewährleistungsmarken.

Gibt das EUIPO dem Antrag auf Erklärung des Verfalls statt, so wird die Eintragung der Marke rückwirkend ab dem Zeitpunkt der Antragstellung für verfallen erklärt und gelöscht.

Fazit zum Verfallsverfahren

Das Verfallsverfahren ist ebenso wie das Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse oder wegen entgegenstehender älterer Rechte ein Fall des Löschungsverfahrens im Markenrecht.

Wenn Sie eine Marke für verfallen erklären möchten, können unsere Rechtsanwälte für Sie gern entweder einen Verfallsantrag beim DPMA oder, im Falle einer Unionsmarke, ein Antrag auf Erklärung des Verfalls beim EUIPO stellen.

Damit das Verfallsverfahren Aussicht auf Erfolg hat muss ein Verfallsgrund vorliegen.

Ein Verfallsgrund liegt unter anderem vor, wenn die Marke zu einer gebräuchlichen Bezeichnung wird, die Marke während eines Zeitraums von fünf Jahren nicht benutzt wurde oder inzwischen geeignet ist, das Publikum zu täuschen.

Es ist auch weiterhin möglich, den Verfall einer Marke im Wege einer Klage vor den ordentlichen Gerichten geltend zu machen.

Effizienter, zügiger und kostengünstiger ist es jedoch, den Antrag auf Erklärung des Verfalls vor dem DPMA zu stellen. Die am 1. Mai 2020 in Kraft getretenen Änderungen des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes, die dazu geführt haben, dass nun auch das Verfallsverfahren vor dem DPMA in vollem Umfang betrieben werden kann, haben somit konsequent die Rechte der Markeninhaberinnen und -inhaber gestärkt und mehr Rechtssicherheit geschaffen.