Was bedeutet Erschöpfung im Bereich des Markenrechts?

Zum Erschöpfungsgrundsatz in markenrechtlichen Angelegenheiten.

Von RA Norman Buse, LL.M., Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und Rechtsanwältin Jessica Müller.

Dürfen in bekannten Kleidungsgeschäften gekaufte Textilien in ihrem Erscheinungsbild geändert und in der Neu-Form über das Internet wieder verkauft werden? Darf mit allseits bekannten Markennamen geworben werden? Reicht es aus, das Label eines Schuhs zu entfernen, um diesen mit dem eigenen Label weiterzuverkaufen?

Die nachfolgenden Ausführungen beschäftigen sich mit dem markenrechtlichen Erschöpfungsgrundsatz des § 24 MarkenG und geben Antworten auf die vorangestellten Fragen.

Der Erschöpfungsgrundsatz des § 24 I MarkenG

Nach dem Erschöpfungsgrundsatz des § 24 I MarkenG darf der Markeninhaber einem Dritten grundsätzlich nicht verbieten, seine Marke für Waren zu benutzen, die gerade unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht wurden. Der Markenrechtsinhaber darf insofern nur über das erstmalige Inverkehrbringen entscheiden, wodurch ihm die Möglichkeit gegeben wird, den wirtschaftlichen Wert der entsprechenden Ware zu konkretisieren sowie zu realisieren. Darüber hinaus obliegt es ihm jedoch nicht, die Zwischenhändler  und somit die weiteren Vertriebswege zu kontrollieren.

Diese Regelung gilt neben Marken (sowohl eingetragen als auch nicht eingetragen) ebenso für geschäftliche Bezeichnungen im Sinne des § 5 MarkenG sowie für sonstige Marken nach § 4 Nr. 2 und 3 MarkenG.

Zu beachten ist jedoch, dass die Erschöpfung nur dann in Betracht kommt, wenn die konkrete Ware im europäischen Wirtschaftsraum, also im Inland selbst, in einem der übrigen Mitgliedsstaaten der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht wurde. Anderweitiges Inverkehrbringen begründet keine Erschöpfung im Sinne des § 24 I MarkenG.

Hinzukommt, dass es sich um ein konkretes Warenexemplar handeln muss. Die Erschöpfung kann nicht in Bezug auf eine Dienstleistung eintreten. Dies folgt bereits aus dem Wortlaut der Vorschrift. Erforderlich ist die klare Abgrenzung eines konkreten Produkts, um sicherstellen zu können, in wie weit die Rechte des Markenrechtsinhabers tatsächlich erschöpft sind. Nur somit wird die Rechtssicherheit gewährleistet. Denn auch für den Dritten muss eindeutig sein, welche Rechte an welchem Produkt bereits begründet sind.

Demnach steht einem erneuten Verkauf einer  veränderten Ware grundsätzlich kein Grund entgegen, da das Inverkehrbringen zur Erschöpfung im Sinne des § 24 I MarkenG führt. Kauft man beispielsweise ein Kleidungsstück eines bekannten Modegeschäfts und designt dieses neu, indem das Textilstück lediglich der Grundlage des Designs dient, darf ein Weiterverkauf erfolgen, solange nicht mit der ursprünglichen Marke geworben wird. Selbiges gilt für den Fall, dass lediglich das Label eines Schuhs entfernt wird, der anschließend mit einem selbst designten Label weiterverkauft wird.

Ist die Erschöpfung eingetreten, ist der Markenrechtsinhaber daran gehindert, Ansprüche gegen den Dritten geltend zu machen. Er hat insbesondere keinen Anspruch auf  Auskunft,  Schadensersatz und Unterlassung nach den §§ 14 ff. MarkenG. Die darin geregelten Ansprüche finden keine Anwendung, soweit ein Fall des § 24 I MarkenG vorliegt.

Der Dritte darf insofern alle Handlungen vornehmen, die an sich nach § 14 III Nr. 1-5 MarkenG Markenverletzungen darstellen. Erlaubt ist es dann, das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen (Nr. 1), unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen (Nr. 2), unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen (Nr. 3), unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen (Nr. 4) sowie das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen (Nr. 5).

Demnach dürfen die Waren frei weiterverkauft werden, ohne dass der Markenrechtsinhaber etwaige Kontrollbefugnisse hat.

Im Falle einer Inanspruchnahme durch den Markenrechtsinhaber liegt die Darlegungs- und Beweislast grundsätzlich bei dem Dritten. Dieser muss den Beweis erbringen, dass die Ware durch den Markenrechtsinhaber bzw. durch einen Dritten mit dessen Zustimmung in den Verkehr gebracht wurde. Dies dürfte oftmals nicht unproblematisch sein, so dass vor dem Inverkehrbringen sorgfältig geprüft werden sollte, ob tatsächlich ein Fall des § 24 II MarkenG vorliegt.

Die Ausnahmeregelung des § 24 II MarkenG

Der Erschöpfungsgrundsatz des § 24 I MarkenG gilt jedoch nicht uneingeschränkt. § 24 II MarkenG enthält Ausnahmeregelungen, die zwingend zu beachten sind. Denn danach tritt die Erschöpfungswirkung nicht ein, wenn sich der Markenrechtsinhaber der Benutzung der Marke im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzt. Liegt demnach ein „berechtigter Grund“ vor, kommt die Geltendmachung verschiedener Ansprüche durch den Markenrechtsinhaber in Betracht.

Da das Gesetz nicht regelt, wann ein berechtigter Grund vorliegt, bedarf es einer Abwägung zwischen den Kontrollinteressen des Markenrechtsinhabers und den Interessen der Wirtschaftsteilnehmer im Hinblick auf den unionsrechtlich abgesicherten freien Warenverkehr. Es kommt stets auf den konkreten Einzelfall an, so dass sich diesbezüglich pauschale Aussagen nicht treffen lassen.

Veränderung oder Verschlechterung

Beispielhaft wird in § 24 II MarkenG die „Veränderung“ sowie die „Verschlechterung“ der Ware bzw. ihrer Verpackung nach ihrem Inverkehrbringen aufgeführt, die einen berechtigten Grund darstellen können, so dass sich der Markenrechtsinhaber insbesondere dem weiteren Vertrieb der Ware widersetzen kann.

Veränderungen der Ware können dazu führen, dass der Zustand dieser vollkommen von dem ursprünglichen Zustand abweicht, so dass eine Produktidentität nicht mehr zu erkennen ist. Dies widerspricht dem Sinn und Zweck der Marke als solcher, da es gerade die Aufgabe der Marke ist, eine Unterscheidung zu anderen Marken zu ermöglichen. Die Marke kennzeichnet schließlich die entsprechende Ware. Verschlechterungen bzw. Veränderungen der Ware laufen dem zuwider.

Obwohl der Markenrechtsinhaber aufgrund des Erschöpfungsgrundsatzes grundsätzlich keinerlei Kontrollbefugnisse hinsichtlich des Weitervertriebes hat, obliegt es ausschließlich diesem, mit seiner Marke das jeweilige Produkt zu kennzeichnen.

Eine Veränderung im Sinne des § 24 II MarkenG soll vorliegen, wenn die Eigenart der jeweiligen Ware verändert wird. Darunter fallen solche Eigenschaften der Ware, deren Veränderung der Herkunfts- und der daraus abgeleiteten Gewährfunktion der Marke zuwiderläuft (vgl. BGH GRUR 1996, 271 (274)). Es gibt insofern verschiedene Möglichkeiten von Veränderungen, die dazu führen, dass die Erschöpfung wieder auflebt.

Beispielsweise führt das Auswechseln des ursprünglichen Verwendungszwecks zu der Annahme einer markenrechtsverletzenden Veränderung im Sinne der Ausnahmeregelung. Auch die Produktbeschaffenheitsveränderung fällt hierunter.

Nur geringfügige Veränderungen reichen jedoch nicht aus, um einen Fall des § 24 II MarkenG bejahen zu können. Ebenso wenig stellt beispielsweise der Umbau eines Produkts eine markenrechtsverletzende Veränderung dar. Auch ist es erlaubt, das Originalprodukt mit einer ganz neuen Marke zu kennzeichnen.

Insgesamt ist der Einzelfall aus der Verbrauchersicht zu beurteilen, um die Objektivität zu wahren. Das Umfärben von Jeans mit Farbstoffen stellt beispielsweise eine Veränderung dar, die unter den § 24 II MarkenG fällt, da die Struktur durch die Farbe derart verändert wird, dass es zu einer dauerhaften optisch wahrnehmbaren Veränderung kommt, die von dem ursprünglichen Design deutlich abweicht (siehe BGH GRUR 1996, 271).

Andere berechtigte Gründe

Da die Veränderung bzw. Verschlechterung lediglich beispielhafte Aufzählungen eines berechtigten Grundes im Sinne des § 24 II MarkenG sind, kommen zahlreiche weitere Fallgestaltungen in Betracht, die den Erschöpfungsgrundsatz keine Anwendung finden lassen.

Diese anderen berechtigten Gründe lassen sich oftmals in den aus § 242 BGB resultierenden allgemeinen Rechtsgrundsätzen finden. Insbesondere sind stets die Gebote von Treu und Glauben einzuhalten. Auch das Verbot der missbräuchlichen Rechtsausübung ist strikt zu beachten.

Ein berechtigter Grund nach § 24 II MarkenG liegt vor allem dann vor, wenn das Image des Produkts geschädigt wird. Dies ist gerade bei teuren Luxusprodukten problematisch, da insofern gravierende Umsatzeinbußen drohen. Imageschäden können zum Beispiel durch die vorgenannten Veränderungen des Produkts bzw. der Produktverpackung eintreten. Ebenso ist es möglich, dass die Art und Weise des Vertriebs im Hinblick auf das Produkt keinesfalls angemessen ist. Auch dadurch kommen Imageschäden nicht unerheblichen Ausmaßes in Betracht.

Um solche Schäden geltend zu machen, muss der Markenrechtsinhaber nachweisen, dass ein Kausalzusammenhang zwischen der konkreten Markenbenutzung und der Rufschädigung vorliegt, wodurch letztlich ein Imageschaden entstanden ist. Dies dürfte vor allem bei Produktveränderungen bzw. Veränderungen der Produktverpackung gelingen, da klar erkennbar ist, welche Unterschiede zu dem Originalprodukt bestehen und in wie weit diese im Zusammenhang zu dem mit dem Originalprodukt verbundenen Image im Einklang stehen. Auf andere Weise hervorgerufene Imageschäden sind oftmals schwer nachweisbar, so dass deren Geltendmachung zunächst sorgfältig zu überprüfen ist.

Fazit

Insgesamt lässt sich sagen, dass  Markenrechtsinhaber im Hinblick auf die Kontrolle des Weitervertriebes der Produkte machtlos sind, da das Inverkehrbringen der Ware grundsätzlich die Erschöpfung begründet, die dazu führt, dass die Geltendmachung von Rechten ergebnislos bleibt.