Widerspruch gegen Unionsmarke erfolgreich durch Abgrenzungsvereinbarung beigelegt
Rechtsgebiet: Markenrecht
Sachbearbeitender Rechtsanwalt in unserer Kanzlei: Norman Buse, LL.M.
Worum ging es in dieser Angelegenheit?
Ein Unternehmen aus dem europäischen Ausland hatte eine Unionsmarke angemeldet, die aus zwei Wortbestandteilen bestand. Einer dieser Bestandteile war identisch mit dem geschützten Zeichen unseres Mandanten. Die Anmeldung beanspruchte unter anderem Waren der Klasse 25, also insbesondere Bekleidung, Schuhe, Kopfbedeckungen und Teile dieser Waren.
Unser Mandant verfügte bereits über zwei einschlägige prioritätsältere Kennzeichenrechte: eine Unionsmarke und eine deutsche Marke. Beide Marken waren unter anderem für Bekleidungswaren geschützt. Vor diesem Hintergrund haben wir gegen die jüngere Unionsmarkenanmeldung Widerspruch beim EUIPO eingelegt.
Was war die rechtliche Problematik?
Markenrechtlich lag der Fall in einer klassischen, zugleich aber praxisrelevanten Konstellation: Die jüngere Marke übernahm das ältere Zeichen vollständig, ergänzte es jedoch um einen weiteren vorangestellten Bestandteil und war zudem als Wort-/Bildmarke angemeldet.
In solchen Fällen entscheidet sich die Verwechslungsgefahr nicht allein daran, ob die Zeichen „irgendwie unterschiedlich“ wirken. Maßgeblich ist vielmehr eine Gesamtwürdigung, insbesondere anhand der Zeichenähnlichkeit, der Warenidentität bzw. Warenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke.
Besonders relevant war hier, dass die angegriffene Anmeldung den geschützten Zeichenbestandteil unseres Mandanten vollständig enthielt und die beanspruchten Waren mit den geschützten Waren unseres Mandanten im Kern identisch waren. Bei Bekleidung kommt es im registerrechtlichen Vergleich grundsätzlich auf die eingetragenen Waren an, nicht auf spätere Vermarktungsbehauptungen der Anmelderseite, etwa zu angeblich unterschiedlichen Stilrichtungen, Zielgruppen oder Vertriebskonzepten.
Welche Verteidigungsstrategie haben wir gewählt?
Wir haben den Widerspruch auf beide prioritätsälteren Marken unseres Mandanten gestützt, also sowohl auf die bestehende Unionsmarke als auch auf die deutsche Marke. Damit war die Rechtsposition bereits auf der Ebene der Schutzrechte breit abgesichert.
In der außergerichtlichen Korrespondenz haben wir herausgearbeitet, dass der übereinstimmende Zeichenbestandteil innerhalb der jüngeren Marke weiterhin eine selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt. Gerade bei zweiteiligen Zeichen lässt sich die Verwechslungsgefahr nicht schon deshalb verneinen, weil ein weiteres Wort hinzugefügt wird. Entscheidend ist, ob der identische ältere Bestandteil im Gesamtzeichen noch als eigenständiger Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Genau das war hier aus unserer Sicht der Fall.
Zugleich haben wir deutlich gemacht, dass die von der Gegenseite angeführten Unterschiede in Marktauftritt und Produktumfeld die registerrechtliche Beurteilung nicht tragen. Wenn auf beiden Seiten Bekleidungswaren beansprucht werden, ist von einer unmittelbaren Nähe der Waren auszugehen. Unter diesen Umständen genügt die bloße Hinzufügung eines weiteren Bestandteils regelmäßig nicht, um die Gefahr von Zuordnungsverwechslungen oder zumindest gedanklichen Verknüpfungen sicher auszuschließen.
Auf dieser Grundlage haben wir eine interessengerechte Vergleichslösung entwickelt: nicht bloß ein pauschales Nebeneinander, sondern eine eng gefasste, markenrechtlich belastbare Abgrenzungsvereinbarung.
Rechtliche Einordnung
Der Fall zeigt sehr anschaulich, worauf es in Widerspruchsverfahren vor dem EUIPO häufig ankommt:
Wird ein älteres Zeichen vollständig in eine jüngere Marke übernommen, spricht dies bei identischen oder hochgradig ähnlichen Waren regelmäßig deutlich für eine Verwechslungsgefahr. Das gilt insbesondere dann, wenn der übernommene Bestandteil innerhalb des jüngeren Zeichens nicht untergeht, sondern als eigener Herkunftshinweis erkennbar bleibt.
Auch der Umstand, dass die jüngere Marke als Wort-/Bildmarke angemeldet wurde, führt nicht automatisch aus der Kollisionslage heraus. Denn in der markenrechtlichen Praxis prägen Wortbestandteile den Gesamteindruck häufig erheblich, sofern grafische Elemente nicht ausnahmsweise dominieren.
Für die Beurteilung ebenfalls wichtig: Unterschiede im konkreten Geschäftsmodell, im Designstil oder in den tatsächlich vertriebenen Produkten helfen im Widerspruchsverfahren oft nur begrenzt weiter. Maßgeblich ist in erster Linie die Registerlage, also welche Waren und Zeichen rechtlich beansprucht werden.
Wie lautet das Fazit zu diesem Fall?
Im Ergebnis konnte eine Abgrenzungsvereinbarung geschlossen werden, die die Position unseres Mandanten wirksam absichert.
Danach wurde vereinbart, dass die Gegenseite das angegriffene Zeichen für Bekleidung und eng verwandte Waren in Deutschland und Österreich nicht benutzen darf. Für andere Länder wurde die Nutzung nur unter strengen Bedingungen zugelassen: Das Zeichen darf dort ausschließlich als geschlossene Gesamtbezeichnung verwendet werden. Eine isolierte Benutzung des kollidierenden Bestandteils ist ausgeschlossen.
Zusätzlich wurden klare Beschränkungen für die digitale Nutzung vereinbart. Der kollidierende Bestandteil darf insbesondere nicht isoliert in Domains, Social-Media-Handles, Hashtags, SEO-/Keyword-Nutzung oder als eigenständige Kollektionsbezeichnung verwendet werden. Außerdem wurde festgelegt, dass keine eigenständigen Markenanmeldungen allein für den kollidierenden Bestandteil im relevanten Warenbereich aufrechterhalten oder neu eingereicht werden.
Im Gegenzug wurde der beim EUIPO eingelegte Widerspruch im Rahmen der vereinbarten Grenzen einvernehmlich erledigt.
Was bedeutet dieser Fall für die Praxis?
Die Einigung zeigt, dass markenrechtliche Konflikte nicht immer durch eine reine „Alles-oder-nichts“-Entscheidung gelöst werden müssen. Gerade bei grenzüberschreitenden Kennzeichenkollisionen kann eine sorgfältig formulierte Abgrenzungsvereinbarung der bessere Weg sein, wenn sie die entscheidenden Risikobereiche tatsächlich erfasst.
Der praktische Mehrwert liegt dabei im Detail: Entscheidend ist nicht nur, ob ein Zeichen irgendwo benutzt werden darf, sondern in welcher Form, in welchen Gebieten, für welche Waren und unter welchen digitalen Rahmenbedingungen. Wer hier unpräzise formuliert, schafft neue Konflikte statt sie zu lösen.
Für Markeninhaber ist der Fall deshalb in zweifacher Hinsicht lehrreich: Zum einen lohnt es sich, bestehende Markenrechte frühzeitig und konsequent gegen jüngere Anmeldungen durchzusetzen. Zum anderen kann eine gute Vergleichslösung mehr Schutz bieten als ein bloß offener Verfahrensausgang, wenn Nutzung, Gebiet, Online-Auftritt und künftige Anmeldestrategie der Gegenseite sauber geregelt werden.
Unsere zuständigen Anwälte im
Medien- und Wirtschaftsrecht
Norman Buse, LL.M.
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht
Master of Laws (Medienrecht & IP)
Lehrbeauftragter für Urheber- und Medienrecht
Email: [email protected]
David Herz
Fachanwalt für IT-Recht
Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht
Lehrbeauftragter für Urheber- und Medienrecht
Email: [email protected]
Michael Voltz
angestellter Rechtsanwalt der Kanzlei und Leiter unseres Standortes in München
Email: [email protected]
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